中国银联股份有限公司诉山东圣运信息技术有限公司侵害商标权纠纷案，上海知识产权法院一审判决：一、被告山东圣运信息技术有限公司立即停止对原告中国银联股份有限公司享有的“”注册商标（商标注册证第8071055号）、“”注册商标（商标注册证第18248132号）、“”注册商标（商标注册证第18248135号）、“”注册商标（商标注册证第18248134号）商标专用权的侵害；二、被告山东圣运信息技术有限公司应于判决生效之日起三十日内在《法制日报》刊登声明，消除因侵权行为对原告中国银联股份有限公司造成的影响（声明内容须经一审法院审核）；三、被告山东圣运信息技术有限公司应于判决生效之日起十日内，赔偿原告中国银联股份有限公司经济损失200万元；四、被告山东圣运信息技术有限公司应于判决生效之日起十日内，赔偿原告中国银联股份有限公司为制止本案被控侵权行为所支出的合理费用25万元；五、驳回原告中国银联股份有限公司在本案中的其余诉讼请求。
被告不服，提出上诉。上海高院经审理认为：本院认为，综合诉辩意见，本案二审有四个争议焦点：一是本案适用2019年《商标法》是否存在法律适用错误；二是被上诉人第8071055号“”、第18248132号“”注册商标是否应当被认定为驰名商标；三是上诉人是否侵害了被上诉人第8071055号“”商标、第18248132号“”商标所享有的驰名商标的合法权利；四是一审法院判决的损害赔偿金额是否具有事实和法律依据。
争议焦点一，本案适用2019年《商标法》是否存在法律适用错误。本院认为，《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条规定，商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事案件，涉及该决定施行前发生，持续到该决定施行后的行为的，适用修改后的商标法。本案于2019年5月7日立案，而商标法修改决定于2019年4月23日施行。本案被控侵权行为自2016年开始，并无证据表明被上诉人已停止相关侵权行为，且上诉人出具的《情况说明》表明截止其收到一审传票时，仍有80家商户正在使用“闪收”商户管理系统，故其亦自认侵权行为持续到商标法修改决定施行之后。因此，一审法院适用2019年《商标法》于法有据，并无不当。上诉人的该项上诉理由不能成立，本院不予支持。
争议焦点二：被上诉人第8071055号“”、第18248132号“”注册商标是否应当被认定为驰名商标。本院认为，其一，《商标法》第十四条规定，驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。《驰名商标司法解释》第二条规定，在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据时，根据案件具体情况，在确有必要的情况下，对所涉商标是否驰名作出认定：（一）以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼……。本案中，被上诉人依据《商标法》第十三条提起本案诉讼，上诉人在第9类计算机程序（可下载软件）商品上，第42类计算机软件更新服务上以及第38类提供数据库接入服务、信息传送等服务上使用了被控侵权标识，而被上诉人在本案中主张的商标的核准使用商品/服务仅涉及第9类、第35类、第36类、第42类，并未涉及第38类提供数据库接入服务、信息传送等服务，因此，本案需要判断被上诉人在本案中主张的第8071055号“”注册商标、第18248132号“”注册商标是否属于驰名商标，对其保护可否延及第38类提供数据库接入服务、信息传送等服务。
其二，《商标法》第十四条规定，驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。《驰名商标司法解释》第五条规定，当事人主张商标驰名的，应当根据案件具体情况，提供下列证据，证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时，其商标已属驰名：（一）使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等；（二）该商标的持续使用时间；（三）该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围；（四）该商标曾被作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标享有的市场声誉；（六）证明该商标已属驰名的其他事实。对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等证据，人民法院应当结合认定商标驰名的其他证据，客观、全面地进行审查。本案中，根据一审法院查明的事实，被上诉人已提交充分证据证明其在2011年及2015年分别推出银联闪付产品和云闪付产品后，在银行卡支付类产品和服务中，长期使用“闪付”“云闪付”相关标识，在交通出行、购物消费、医疗领域、旅游娱乐、公共服务、生活缴费等领域宣传、推广银联闪付产品，“”“”商标持续使用时间长、市场份额高、使用区域广泛，且宣传范围广、宣传方式多样、持续时间长，并有多次受到行政保护的记录。在2016年6月13日，上诉人开发完成涉案软件并使用“闪收”作为涉案软件的名称之前，被上诉人的第8071055号“”注册商标已为中国境内的相关公众广为知晓，在金融服务领域已经属于驰名商标。在2018年2月10日，上诉人使用“云闪收”作为涉案软件的名称之前，相关公众已建立起“云闪付”根植于“闪付”，“云闪付”是“闪付”的升级产品的广泛认知，被上诉人的第18248132号“”注册商标已为中国境内的相关公众广为知晓，在金融服务领域已经属于驰名商标。关于上诉人主张的“”商标不能天然承继“”商标的商誉和美誉从而认定为驰名商标，本院认为，一审法院并非依据第8071055号“”商标为驰名商标直接将第18248132号“”商标认定为驰名商标，而是综合审查了自2015年底被上诉人推出云闪付产品至2018年2月10日上诉人使用“云闪收”作为涉案软件的名称的期间，第18248132号“”商标使用、宣传及受保护的情况，并综合考虑银联云闪付产品是将银联闪付产品从银行卡持卡支付领域扩展升级至植入电子银行卡的手机移动支付领域的事实，对被上诉人的第18248132号“”商标在2018年2月10日之前在金融服务领域属于驰名商标作出认定。故上诉人的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。
争议焦点三：上诉人是否侵害了被上诉人第8071055号“”商标、第18248132号“”商标所享有的驰名商标的合法权利。《商标法》第十三条第二款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。《驰名商标司法解释》第九条第二款规定，足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。本案中，被上诉人第8071055号“”商标、第18248132号“”商标在第36类金融服务等服务类别上构成驰名商标，能够获得跨类保护。上诉人在涉案软件收款方式页面中设置有“支付宝支付”“微信支付”“”等标识，设置了不同金融服务商的服务接口，并在“云闪收”微信公众号上称“云闪收是一款轻量级专业化收银软件和大数据服务平台”。故其作为与金融服务有关的计算机软件的开发和运营者，应当知晓“闪付”“云闪付”经过被上诉人长期使用，已被相关公众广泛知晓，却仍然模仿被上诉人的“”“”商标，在第9类计算机程序（可下载软件）商品上，第42类计算机软件更新服务上以及第38类提供数据库接入服务、信息传送等服务上使用与被上诉人“”“”商标近似的“闪收”“云闪收”“”“”“”“”“”等标识，足以使相关公众认为被诉侵权标识与被上诉人的驰名商标具有相当程度的联系，故上诉人使用被控侵权标识的行为侵犯了被上诉人第8071055号“”、第18248132号“”驰名商标享有的合法权益，应当承担相应的侵权责任。综上，本院对一审法院作出的侵权认定予以认同，对上诉人的相关上诉主张不予支持。
争议焦点四：一审法院判决的损害赔偿金额是否具有事实和法律依据。本院认为，《商标法》第六十三条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。本案中，因权利人因被侵权所受到的实际损失和侵权人因侵权所获得的利益均难以确定，且并无商标许可使用费可供参照，故一审法院综合考虑第8071055号“”、第18248132号“”商标系驰名商标，上诉人的主观恶意，被控侵权行为的持续时间、性质、情节及后果，涉案软件使用及收费情况，被上诉人的合理支出等，酌情确定损害赔偿数额200万元及合理费用25万元，并无不当。关于上诉人提出的“（2019）沪静证经字第854号公证书显示的上诉人网站页眉上昨日新增店铺均为免费基础版软件的用户，昨日交易金额系使用上诉人软件的店铺流水金额，一审法院错误理解了其作出200万元判赔的依据”的上诉理由，本院认为，该公证书所载内容仅为一审法院判决赔偿数额的考量因素之一，且上诉人并未提交证据证明其主张，故本院对该项上诉理由不予支持。
上海市高级人民法院于2021年12月30日作出终审判决：驳回上诉，维持原判。
